1、 论商业方法软件的可专利性 The Patentability of Software Related Business Methods 特别分析美日欧在 BMP 上的立场和价值取向以及中国的因应策略11 - - Focus On Business Method Patent Under the Trilateral - - USA, JP EU and Countermeasure of China 北京大学知识产权学院 张 平 摘要： 自从 1998 年美国的 Stated Street 一案的判决，在美日欧之间引起了一场商 业方法软件专利保护的激战。在美国打开专利保护之门后，欧洲首先的反
2、映是强 烈的抵制，日本的态度是积极的应对。经过几年的论战和实践，欧洲已开始转变 立场，日本则在规范上更为完善，美国已经在授权量上摇摇领先。目前在专利的 适格性上三国已无本质分歧， 在新颖性和创造性的审查基准上三方也在寻求共同 的标准，在涉及到跨国诉讼和侵权认定的上还有待协调。 尽管这场商业方法软件专利保护的讨论目前仅在专利大国中进行， 但由于软 件专利涉及到未来电子商务发展的全球利益，其他国家和地区也不可等闲视之。 11由于所说的商业方法专利实际上大多是通过计算机系统实现的，而又都会以软件的形式表现出来，所以， 一般将其称为商业方法软件（Software Related Business Me
3、thods Patent）也有称为 epatent，而对于 BMP （ Business Method Patent）的称谓，一般认为包含了普通的商业方法专利和与软件有关的商业方法专利， 甚至多数情况下特指后者。参见日本特许厅第四审查部井上正先生文“Patents in Cyberspace” ， Economy Feature ，January 2002 ，资料来源 我国 2001 年 7 月实施了新专利法，同年 10 月实施了新的专利审查指南，但在对 计算机软件的专利保护上基本没有更多的改变，仍旧采取得是比较保守的立场。 与国际上热烈讨论的场面相比，国内的漠视态度有些令人担忧。 笔者认为，
4、国内采取的保守政策多少带有“盲目观望”的感觉，并不是在认 真分析了国际和国内形势后做出的决定，因为在中国，有关商业方法软件专利保 护的讨论远还没有展开，人们尚不清楚国际上发生的事情的本质，对审查指南的 论证也没有一个最终的结论性建议向社会阐明， 我们应当在充分知己和知彼时再 下结论。 Abstract: Starting with the decision State Street Bank see generally Nancy Linck, The Evolution of Patent Protection for Computer- Implemented Inventions and
5、 the PTO Guidelines 4 (paper presented at the Hastings College of Law Eighth Annual Computer Law Symposium, San Francisco, CA, Feb. 24, 1996). 1010see Free Patents ，Protecting Innovation S t a t e S t r e e t ； AT Fujitsu limited; N C R ; Hitachi, Ltd; C i t i b a n k ; E l e c t r o n i c D a t a S
6、 y s t e m s C o . Microsoft. Co; W a l k e r D i g i t a l , L L C ; A T CANON KK (JP); SIEMENS AG (DE); SONY CORP; NIPPON ELECTRIC CO (JP) (JP); FUJITSU LTD (JP); TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO (JP); MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (JP); HEWLETT PACKARD CO (US); HITACHI LTD (JP) 专利权原是具有相当地域色彩的独占权，在巴黎公约
7、中确定的国民待遇原 则、 独立保护原则、 优先权原则都是以专利具有地域性特征为基础的， 正因如此， 才使得各国有可能依据本国的科技、经济发展状况制定相应的专利保护策略。尽 管在 WTO 框架下，确立了国家之间保护知识产权的共同准则，但司法独立仍然 是基本原则，这无论是发达国家还是发展中国家都没有异议。但是，随着互联网 的发展和迅速普及，骤然使国界变得十分模糊，对于商业方法软件专利来说，多 数情况下被使用在互联网上， 这些技术被使用的范围无法用传统的国家概念来界 定，它覆盖了整个虚拟空间。 一方面，使得基于地域性保护的专利权人对于互 联网上的侵权行为产生了莫大的无奈，另一方面，近年来也有司法管辖
8、在网络上 扩大到域外的案例产生，向专利保护的地域性理论发出了挑战。 类似的诉讼已经发生。 持续近一年的美国 CNN 公司与中国的 域 名纠纷中突出的反映了这个问题，最近，美国佛吉尼亚东区法院对此案做出一审 判决，判决中国的 域名构成对美国的 CNN 商标的侵害2222，其中一 个理由就是中国公司在网站 上以中文文字提供新闻服务构成了在美 国的商业使用， 因为在美国有许多熟知中文的人可以通过互联网享受到这样的服 务,所以构成了美国法律上的商业损害。按照这样的结果是否可以得出推论，一 国授权的软件专利被他人通过另一国家的服务器未经许可在互联网上使用可认 为在授权国受到了专利侵害？还有管辖问题，是否
9、能认为在美国 ICANN 公司下 面注册的国际顶级域名公司都自动接受美国佛吉尼亚东区法院的管辖呢？对于 审理外国知识产权的案例已经发生在日本。1999 年 4 月 22 日由东京地区法院判 决的“Card Reader”案件,涉及到一家日本公司（Akira Fujimoto）在美国的专利 2222 Cable News Network L.P.,L.L.L.P., v. Cnnews .Com. 162 F. Supp.2d 484 (ED Va. 2001).该案的判决 书网站 技术被另一家日本公司（ Neuron Corporation）在日本使用而主张专利权被侵害的 案例， 尽管此案与商
10、业方法软件专利侵权没有直接的联系， 但其性质有相似之处。 日本法院驳回了原告的诉讼请求，认为原告不能适用美国专利法在日本法院诉 讼，但法院还是依据美国专利法 271 条（b）或（c）阐述了理由，有观点认为， 日本法院已经在进行实体审而不是程序审了2323，从而引出一国法院能否适用外 国法律判定专利侵权问题。 如何处理专利保护地域性和互联网上的专利侵权问题其实是商业方法软件 专利保护的难点所在，在 IIP 的在先研究报告中已经被一些研究者所关注 2424。 人 们 将 希 望 寄 托 在 司 法 权 限 与 外 国 审 判 海 牙 协 定 （ 草 案 ） （Hague Convention on
11、 Jurisdiction and Foreign Judgments）的制定，但解决这一 问题需要的国际协调决不是一朝一夕可以完成的，并且，在发达国家与发展中国 家之间存在着天然的矛盾。 我们不会对海牙协定过于乐观，因为这涉及到了太多的国家，国家之间的法 律差异很大。2000 年法国地方法院要求美国雅虎网站停止通过国际拍卖网站向 法国人出售纳粹物品，就引起了不少恐慌。雅虎并没有过滤不同国家的用户，相 反，采取的措施是在网站上禁止该类物品的拍卖。这样一来，法国的判决等于实 际上强加给了其他国家的公民。 海牙协定本质上是希望达到这样的效果令该 类判决在国际上拥有了合法性。 海牙协定也许会有更负面
12、的影响破坏电子商务的发展。 各个公司宁愿阻 2323 See professor Masato Dogauchi “Jurisdiction over Foreign Patent Infringement under the Hague Draft Convention as of June 2001. SOFTIC ,Nov.2001。 2424 Mr. Tatsuo Kato, Research and Study on Desirable Patent Protection For New Areas, IIP bulletin 2000,Vol.9 P10. Mr.Toru Taka
13、no, Research and Study on the Trend of New Areas (Business Method)- Related Invention, 2001 Vol.10, P42. 止来自有其他国家的互联网用户进入自己的站点，也不愿意服从别国的法律。法 国与德国的法院都已给出了这样的暗示， 都试图想让不属于国境内的外国网站来 遵守自己国内的法令； 意思就是告诉网站经营者要设法不要让他们的国民进入你 所经营的网站。2525。 毫无疑问，互联网需要法律调节与控制。但是如何让不同的法律体系与互联 网吻合起来，还是一个非常大的难题。 2 管辖 1） 被告就原告”原则适用 在
14、网络纠纷案件中，传统的“原告就被告”的这一原则开始动摇。法院为了 保护本地权利人的利益，更多采取的是“被告就原告”的原则。 “ 被告就原告”的原则的行使前提是：被告的活动有意在法院地产生效果， 由此推定被告有意接受法院地的管辖。 这种原则在商业方法软件专利侵权案件中 的适用表现在原告（权利人）所在地的法院对域外的被告（被控侵权人）行使管 辖权。如果仅仅根据从法院地可进入涉嫌对原告专利侵权的网站这一事实，就得 出原告所在地的法院可以行使管辖权的做法是缺乏法律依据的。这是因为：仅仅 在原告所在地能够浏览到侵权网站不足以代表被告“有意指向”法院地的行为。 而对于那种被告通过网络与法院地的原告订立合同
15、、在当地开展“商业活动”的 情况下，被告与法院地的联系除了网站的访问之外，还有更多的联接点，而这些 联接点可以认为被告在事前“有意指向”法院地，这种联接点是确定管辖的重要 依据。 2525 参见资传网站资料“各国法律不同，美国网站头痛” （原文没有作者署名） 在网络诽谤案中法院的做法是使用“效果原则”来判断管辖权的归属。 “效 果原则”的三个条件是：第一，被告的行为是国际性的行为，第二是该行为指向 法院地国，第三，该行为在法院地引起可以预见的损害。2626如果按照这样的原 则，对于互联网上专利侵权来说太容易满足“被告就原告”的条件了。 目前还很难说，“被告就原告”原则已经成为美国法院审理涉及网
16、站案件时 所遵循的一般原则。但是，美国法院为了保护本州居民的利益，已经有倾向于扩 张原告所在地法院的属人管辖权的趋势。这种扩张被有些学者称为“适度的扩 张”。 2 7 2 7 然而，我们也应当看到这类实践不利的方面。由于法院适用属人管辖 权的原则放松，导致网络案件中出现了大量的“缺席判决”。而由于知识产业分 布不均衡及不合理的国际分工的存在， 在跨国知识产权纠纷中被告往往集中在发 展中国家，而发达国家则更多为原告，这更会让法律失去他的公平性。 美国法院对 I n t e r n e t 案件的管辖权问题尚处于摸索阶段，还未形成成熟的 理论。目前这方面的案例主要限于初审法院的判决，最高法院对此还
17、没有定论， 但美国法院将长臂管辖权扩张至 I n t e r n e t 案件中已成事实。 2 ）网址作为管辖基础的可能性 域外被告在原告地国注册了网络服务地址是否意味着他已经与原告地法院 建立起法律所要求的“最低程度的联系”了呢？众所周知，美国是互联网的发源 地，互联网地址的注册至今由美国的一个机构来管理。如果被告在美国的 I A C N N 注册了一个顶级域名， 然后在这个域名服务器下使用了美国一家公司的商业方法 2 6 2 6 S e t p h a n i e T i t a & G i n a S c a m b y : “ E f f e c t P r i n c i p l e
18、 - - H a r m o n i z a t i o n t h e P e r s o n a l J u r i s d i c t i o n C a s e - L a w i n I n t e r n e t D e f a m a t i o n C a s e s “ , L a w T e c h n o l o g y , W a s h i n g t o n , O c t . 2 0 0 0 . 这一观点取自北 京大学法学院 饶戈平教授为数字图书馆的法律问题研究课题而写的报告“从国际法看国家对网络的管辖” 引注亦取自该文。 2727 Stephan Wilske&
19、Teresa Schiller:“International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet“, in 50 Federal Communications Law Journal, (1997) 117. 软件专利， 专利权人可否在美国起诉？笔者目前还没有找到在专利纠纷上有关的 案例。 但是在前述的美国 C N N 诉中国的 c n n e w s . c o m 域名纠纷一案中已经被认可。 该案中法院以当年 c n n e w s . c o m原域名注册人与中国的美亚公司受让此域名的登 记
20、证书在佛吉尼亚法院备案为由认为该法院有对物管辖权（？） ，并且认为， 即使该证书没有保存在佛吉尼亚法院，由于域名的登记地点也在该法院的辖区 内，该法院同样有管辖权 2 8 2 8 。 这样下去的结果实在是太危险了，法院实际上助长了域名持有人滥用权利。 而这一问题也会在未来的商业方法软件专利纠纷中体现出来。 3 ）侵权行为结果地原则的适用 在传统的属地管辖原则中，一般以“侵权行为地”为主要管辖依据。 “侵权 行为地“原则又分“侵权行为实施地”和“侵权行为结果地”原则。对于互联网 上的侵权行为来说， “侵权结果地”几乎是任何有网络联通之地。仅就这一点， 足以使得网络侵权的管辖达到了可以随法院任意解
21、释的地步。 这在中国发生的一 些有关知识产权侵权的案件中已经反映出这一趋势2929，而在2000 年 12 月颁布 的 最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的 解释中被进一步明确为： “网络著作权侵权纠纷案件由侵权行为地或者被告住 所地人民法院管辖。侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终 端等设备所在地。对难以确定侵权行为地和被告住所地的，原告发现侵权内容的 计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地。 ”在这里， “侵权行为地”解释为 “实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地” ，即侵权作品通 2828 Cable News Networ
22、k L.P., L.L.L.P., v. Cnnews. Com. 162 F. Supp.2d 484 (ED Va. 2001). 2 9 2 9 在瑞得( 集团) 公司诉宜宾市翠屏区东方信息服务有限公司案 向网络的临界点和实施侵权操作的计算机或服务器的实际所在地， 这种解释实际 上指的是“侵权行为实施地” 。而当运用上述方法难以确定管辖法院时，发现侵 权内容的所使用设备的终端所在地即可视为侵权行为地，即“侵权结果发生地” 。 这一解释实际上确定了“网络著作权案件以被告所在地、侵权行为实施 地为主、侵权结果发生地为补充的管辖原则，如果难以确定，则可向发现该抄袭 行为的计算机终端设备所在地法
23、院起诉。 问题是要原告证明侵权行为结果地发生 在原告之处相当容易，所以，也可以说这些原则又可能被“被告就原告”的原则 所替代。中国目前还没有发生网络专利侵权的案例，上述司法解释仅对著作权的 案件适用。但预计，如果有专利案件，法院也极有可能比照适用著作权侵权管辖 的原则。 3 . 专利侵权的认定 互联网上的专利侵权涉及到的管辖和执行问题已经让人们头痛不已， 而在法 院审理专利侵权时实体法的适用也面临着挑战。 1 ）等同原则（Doctrine of equivalents）适用的困扰 在专利侵权的判断原则中，等同原则的使用经过几十年的发展已趋成熟。但 是，等同原则主要适用于针对机械、化学或组合物的
24、侵权认定上，对于商业方法 和计算机软件专利来说，由于存在许多不确定因素，其适用性遭到质疑。 首先，许多商业经营理念在传统的模式中已经被广泛使用，大量在先商业方 法的存在，对于将这些“在先技术”通过计算机软件运行在互联网上而构成的专 利来说，是否与那些“在先技术”构成了等同。依据日本专利局的审查标准仅仅 将传统商业方法软件化是属于“非常容易的发明” （I n v e n t i o n s w h i c h c o u l d b e e a s i l y i n v e n t e d b a s e d o n p u b l i c l y k n o w n b u s i n e
25、s s m e t h o d s ） 3 0 3 0 ，不具有 创造性。但是，由于“ 在先技术” 资料的缺乏，可能在审查中不能发现问题，而让 这样的专利申请极易获得通过，这会给日后的专利侵权诉讼埋下许多隐患，大量 的商业方法专利人在使用自己的专利时极易落入到与“ 在先技术” 的实质等同的 范围。 其次，按照日本的“实质差别”的判断标准，在商业方法软件专利中很难确 定哪一部分是实质部分。 以一个通过计算机软件来实现的 “最小库存量管理方法” 的专利来看，它可能有三个发明点：一个是最小库存量管理的 i d e a , 一个是实现 这样的 i d e a 的软件程序 p r o g r a m ，
26、还有一个能够通过计算机运行的控制系统 s y s t e m 。 如果将专利的实质部分放在 i d e a 上， 那么以后任何利用这样的 i d e a 的 软件方法都落在了等同原则的范围里，甚至是不同的软件实现方法 3 1 3 1 。但是如 果将发明的实质部分放在控制系统上， 日后其他同类的发明就很容易回避掉等同 原则的使用。至于实质部分是软件的话，最后的判断极有可能落在逻辑顺序 组织的判断上。现在的问题是，大部分商业方法软件专利申请人希望将实质部分 锁定在 i d e a 上，从而会造成等同原则使用的泛滥。 第三，由于美国 C A F C 在 F e s t o 一案中做出的判决与传统的“ 等同原则” 相悖， 美国最高法院已经提审该案，也使得“ 等同原则” 适用的尺度尚不确定。在 C A F C 的判决中的结论是：无论是出于自愿还是其他任何原因，专利申请人所进行的与 权利要求修改有关的技术特征日后不得再有均等侵权的主张。或者说，均等原则
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