等同侵权限制规则的适用研究——以中日比较为中心.pdf

1、.86.等同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心张 鹏内容提要：我国等同侵权的判断规则主要是通过司法不断依个案之裁判而积累产生，并在要件构成上借鉴了不同国家的经验混合而成。这与日本法上等同侵权规则的发展路径十分类似。但日本自1998年确立等同侵权的五要件后，通过司法的渐进性发展与学说的整合性解释，基本在等同侵权的适用上形成了较为稳定的预期。与此相对照，我国自 20世纪90年代初期通过司法实践引入等同侵权的理念之后，尽管通过司法解释的制定在一定程度上形成了较为系统的判断标准，但仍缺乏对各个规则之间关系的体系化梳理，使得相关规则的适用难免缺乏稳定的预期。特别是实践中对等同侵权限制规定的不同看法业

2、已构成了中日两国间最为显著的区别。而这些等同侵权限制规则适用上的差异背后又潜藏着中日两国对等同侵权法理基础的不同理解。鉴于此，本文尝试在参照日本相关实践经验的基础上，基于三个类别将等同侵权的限制规则予以体系化，即与公开换取保护相关的限制规则、与专利制度特殊体制相关的限制规则以及与专利权人之意思相关的限制规则，并结合等同侵权制度的法理基础思考我国等同侵权限制规则的发展方向，以期实现规则的重构。关 键 词：等同侵权的限制规则 全部构成要件规则 捐献规则 已知替换性 禁止反悔规则 特意排除规则 假想权利要求一、问题的提出等同侵权理论被誉为专利法体系中的一颗明珠，始终处于该体系的核心地位。中日作者简介

3、：张鹏，中国社会科学院法学研究所助理研究员，中国社会科学院知识产权中心研究员 参见闫文军：专利权的保护范围（第2版），法律出版社2018年版，序言。等同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心.87.两国为摘取这颗明珠所做的探索不胜枚举。那么在既有研究的基础上，本文选取等同侵权限制规则这一命题进行中日比较研究的意义又何在呢？本文有必要说明。首先需要说明的是，本文所谓等同侵权限制规则之用语并未明确见诸中国相关司法解释，司法实践曾提及哪些具体的规则构成等同侵权的限制。学说常区分等同侵权的积极要件与消极要件，认定标准与妨碍认定的情形，以及要件与限制进行探讨，这几乎成为研究等同侵权所采取的固定学理框架。

4、与此相对照，日本学说及实践则均是在等同侵权构成五要件的基础上进行讨论，并不明确区分所谓的要件与限制，唯在探讨举证责任的划分时，区分二者有一定的实际意义。基于此，本文仅在整理中国学说和实践一般公认为属于限制等同侵权适用的规则时，使用“限制”这一代称，并将其与日本法上功能类似的对应要件进行比较。本文认为，中日两国在等同侵权限制规则的设置上，以下三个方面值得格外关注，即司法之确立、混合之继受以及显著之区别。（一）司法之确立以司法确立角度观之，日本法上等同侵权判定的一般规则是通过1998年日本最高法院裁判的“无限折动用滚珠花键轴承案”确立的，此后日本理论与实务均沿着该案确立的五要件方向予以讨论。五要件

5、具体包括：非本质部分（置换部分不是发明的本质部分）；置换可能性（置换后可以实现相同的目的，产生相同的效果）；置换容易性（该置换对于本领域普通技术人员来说在侵权产品制造时是容易想到的）；假想权利要求（被控侵权产品 中国比较有代表性的研究，参见闫文军：专利权的保护范围（第2版），法律出版社2018年版；陈文煊：专利权的边界，知识产权出版社2014年版。日本比较有代表性的研究，参见田村善之均等論本質的部分要件意義均等論真発明救済制度?田村善之特許法理論（有斐閣，2009年）；愛知靖之特許権行使制限法理（商事法務，2015年）；大友信秀特許解釈均等論位置及役割法学協会雑誌 126 巻6、8、9、10号

6、（2009年）。如在中外制药株式会社与温州海鹤药业有限公司确认是否落入专利权保护范围纠纷案中，法院就明确指出：“捐献规则和禁止反悔规则都可以构成适用等同原则的限制，其目的都是在公平保护专利权人的利益和维护社会公众利益之间实现合理的平衡。如果符合限制适用等同原则的条件，通常无需再判断两特征是否构成手段、功能、效果基本相同以及本领域技术人员是否无需创造性劳动即能联想到。”参见最高人民法院民事判决书（2022）最高法知民终905号。杨志敏：专利权保护范围研究，四川大学出版社2013年版，第417页。同样的区分也参见大友信秀特許解釈均等論位置及役割（四）法学協会雑誌 126 巻10号（2009年）28

7、頁。同注释，第487页。直接使用“限制”用语的，参见张广良：论我国专利等同侵权原则的适用及限制，载知识产权2009年 第5期，第28页；美J.M.穆勒：专利法（第3版），沈超等译，知识产权出版社2013年版，第337页。根据日本知识产权高等法院关于“马沙骨化醇案”的大合议判决知的財産高等裁判所2016年3月25日判決，2015（）10014号所述，日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承案”（最高裁判所1998年2月4日判決，最高裁判所民事判例集52巻1号113頁）中明确的等同侵权五构成要件中，第一、二、三要件由权利人承担证明责任，第四、五要件由被控侵权人承担证明责任。这样，第四、五要件则构成等

8、同侵权的限制规则。当然，举证责任的分配并不是必然的。如在第四要件的理解上，如果将其理解为现有技术抗辩，应由被控侵权人承担举证责任；但是如果将其理解为假想权利要求，则应由专利权人承担举证责任。在后者的情况下，就很难仅从举证责任角度证明该要件构成等同侵权的限制。.88.(Monthly)No.6，2023Intellectual Property与根据专利申请时的现有技术而推导出来的技术并不相同）；以及意图限定例外（没有特殊事由，如在专利申请过程中将被控侵权技术从专利权利要求中有意排除等）。在该案后，日本最高法院关于等同侵权判定的第二个判例，即2017年“马沙骨化醇案”，深化和发展了对等同侵权判定

9、第五要件“意图限定例外”的解释。同样，中国的等同侵权判断规则也主要发端于司法实践，并随着实践经验的积累逐渐上升为司法解释中较为明确和固定的规则。根据一系列司法解释与司法案例，中国法上的等同侵权判断规则呈现为适用要件与适用限制两类。其中，适用要件规定在最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（以下简称若干规定）!0第13条 第2款中，即“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。适用限制主要包括：最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解

10、释!1（以下简称解释一）第7条中的全部构成要件规则、第5条中的捐献规则、第6条中的禁止反悔规则；最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）!2（以下简称解释二）第13条中的禁止反悔规则、第12条和第17条中的特意排除规则；以及专利法第67条中的现有技术抗辩规则。除上述专利法及专利相关司法解释的规定外，在学理及司法案例中还确立了可预见规则、符合发明目的规则。（二）混合之继受当然，等同侵权的判断规则并不是由一国通过立法确立，而是通过司法裁判不断依个案之情势积累形成，这一特点并非中日两国独有，世界各国实践几乎都是如此。在司法确立的基础上，中日两国等同侵权的相关规则均体现出混合

11、继受的特点。日本最高法院在裁判“无限折动用滚珠花键轴承案”确立等同侵权五要件时，受到担 最高裁判所2017年3月24日判決，最高裁判所民事判例集71巻3号359頁。值得注意的是，除了司法解释和实践形成的规则外，国家知识产权局印发的专利侵权纠纷行政裁决办案指南（国知发保字201957号）中也分别规定了“等同侵权的判定”与“等同原则的限制”。其中，等同原则的限制包含禁止反悔原则和捐献原则；同时，该指南也认可全部构成要件规则和现有技术抗辩。该行政规范性文件在专利行政机关所进行的专利侵权纠纷行政裁决过程中具有指导意义。在我国台湾地区，等同侵权规则是通过知识产权行政机关颁布的专利侵权判断要点确立的，尽管

12、该要点对法院的司法裁判并无拘束力，但相关规则在理论和实践上仍具有很大的影响。2001年公布并施行，根据2020年最高人民法院关于修改最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）等十八件知识产权类司法解释的决定（法释202019号）第三次修正。2009年公布，自2010年1月1日起施行（法释200921号）。2016年公布并施行，根据2020年最高人民法院关于修改最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）等十八件知识产权类司法解释的决定（法释202019号）修正。等同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心.89.任该案调查官的三村量一先生自身的德国法

13、学养的影响!3。一般认为，第一要件（非本质部分）受到了德国法的影响，而第二要件（置换可能性）和第三要件（置换容易性）则受到了美国法的影响，是典型的混合继受了美德两国的经验!4。与此相对照，我们可以观察到中国法上的等同侵权规则也受到美国和欧洲的影响!5。司法解释的制定者也坦言是在借鉴国外立法例的基础上，对我国等同原则的适用及其限制规则予以明确!6。学者的研究也指出：“我国等同原则的要件，借鉴了其他国家的做法，但并非完全照搬某一个国家，而是借鉴了不同国家经验的混合物。”!7比较法来源的混合继受，在混合的过程中往往脱离原被继受国家的语境按照本国的情况予以改造适用，可能会导致形成的规则掺杂相互重复的成

14、分，因此需要从制度目的出发，功能性地厘清每一个具体规则的作用，防止叠床架屋或相互矛盾的现象发生。在这方面，日本自1998年确立等同侵权的五要件后，通过司法实践的渐进性发展和学说上的整合性解释，基本在等同侵权的适用上形成了较为稳定的预期，实现了充分的规则供给。与此相对照，我国自20世纪90年代初期通过司法实践引入等同侵权的理念之后，尽管通过司法解释的制定在一定程度上形成了较为系统的判断标准，但仍缺乏对各个规则之间关系的体系化梳理，使得相关规则的适用缺乏稳定的预期。（三）显著之区别在等同侵权规则的实际适用上，近期中日两国出现了显著性之区别，具体体现如下。在日本，司法实践中出现了等同侵权适用的复兴现

15、象!8。即“无限折动用滚珠花键轴承案”所确定的五要件中，第一要件（非本质部分）一直以来被过于重视，对此近期的司法实践主张应将第二要件（置换可能性）和第三要件（置换容易性）作为等同侵权适用的主战场，使得等同侵权的适用更加活跃。同时，“马沙骨化醇案”明确，对申请时已知的可替换技术方案原则上不作为第五要件中的“意图限定”处理，进一步使得等同侵权的适 三村量一判解最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度 上（法曹会，2001年）。大友信秀特許解釈均等論位置及役割（四）法学協会雑誌 126 巻10号（2009年）26頁。尹新天：中国专利法详解，知识产权出版社2011年版，第608页。孔祥俊、王永昌、李剑

16、：关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释的理解与适用，载人民司法应用2010年第3期，第27页。闫文军、邢瑞淼：专利等同认定要件的比较分析以名存实亡的“容易联想”要件为对象，载知识产权2019年第6期，第49页。塚原朋一知財高裁均等侵害論知財管理 61 巻12号（2011年）。.90.(Monthly)No.6，2023Intellectual Property用有利于权利保护范围的周延。与此相对照，中国则通过司法政策性文件!9及司法实践，逐渐严格把握等同侵权的认定，同时不断发展等同侵权的限制规则。从结果看，对限制规则的不同看法已经成为中日两国间关于等同侵权判断最为显著的区别。具体规

17、则适用的差异蕴含着对等同侵权法理基础的不同理解，通过比较研究，可以凸显哪些规则的适用上存在显著的差异，及其背后更深层次的理念差异。这有利于为中国法上等同侵权规则的发展提供借鉴。鉴于此，本文尝试在参照日本相关制度经验的基础上，思考我国等同侵权限制规则的发展方向，以期实现制度的重构。二、等同侵权的限制规则适用之中日比较（一）非本质部分要件与全部构成要件规则日本法上，等同侵权第一要件（非本质部分）在限制等同侵权适用中起到了非常重要的作用。据实证研究显示，在所有否定适用等同侵权的理由中，依据第一要件的占到了五成以上0。在解释何谓非本质部分要件方面，存在“技术特征说”与“技术思想同一说”的区分1。“技术

18、特征说”是指先将权利要求分解为各个技术特征，并在此基础上区分各个技术特征中的本质部分与非本质部分。如果被控侵权技术方案是对非本质部分进行的替换，则满足第一要件的要求。而“技术思想同一说”是以被控侵权技术方案是否在发明的技术思想范围内为判断标准。如果被控侵权技术方案在该范围内，就满足非本质部分要件。两种学说于实践中的区别直接呈现在“中空高尔夫杆头案”中。该案一审判决2以非本质部分要件不充足为由否定构成等同侵权，判旨指出：“本案发明中，通过缝合材料将金属制的外壳部件和纤维强化塑料制的外壳部件结合是解决课题的特征性构成，这样的缝合材料应该说是本案发明的本质部分。被告产品不同的部分缝合材料是本案发明的

19、本质部分，因此不能将不具备本案发明缝合材料的被告产品理解为与本案发明等同。”该案二审判决3中，判旨就各要件的适用顺序作出论述，即在第二要件和第三要件通过后再判断是否满足第一要件，而在第二要件置换可能性判断时往往就证明了被控侵权产品与 例如，最高人民法院印发的关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见（法发200923号）指出，要“严格等同侵权的适用条件，探索完善等同侵权的适用规则，防止不适当地扩张保护范围”；最高人民法院印发的关于充分发挥审判职能作用为深化科技体制改革和加快国家创新体系建设提供司法保障的意见（法发201215号）亦指出，要“适度从严把握等同侵权的适用条件，避免不适当地

20、扩张专利权保护范围，防止压缩创新空间和损害公共利益，促进集成创新、引进消化吸收再创新能力大幅增强”。飯田圭均等論関裁判例動向課題日本工業所有権法学会年報 38 号（2015年）77-78頁。田村善之知財理論（有斐閣，2019年）218頁。東京地方裁判所2008年12月9日判決，2007（）28614号。知的財産高等裁判所2009年6月29日判決，2009（）10006号。等同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心.91.专利发明具有共通的技术解决原理，因此也可以满足第一要件的要求。那么，在通说采取“技术思想同一说”的情况下，应该如何提取发明的技术思想范围呢？这在理论上存在过争议，即到底是综合考

21、虑申请时的公知技术常识等结合权利要求及说明书的记载来提取技术思想，还是仅限定通过说明书的记载来提取技术思想4。日本知识产权高等法院在“马沙骨化醇案”大合议判决中指出：“本质部分是以权利要求书和说明书为基础，在理解发明需要解决的课题、解决方案及其效果后，在权利要求中判断哪些是构成现有技术中无法识别出的独特技术思想的特征部分。换言之，考虑到发明的实质部分记载于权利要求书和说明书，发明的实质价值是根据与现有技术相比较对该技术领域的贡献程度来确定的，特别是应当通过与说明书中记载的现有技术的比较来认定：（1）如果发明的贡献程度被评价为与现有技术相比较更大的话，那么权利要求范围中的一部分内容可以上位概念化

22、；（2）如果发明的贡献程度被评价为与现有技术相比没有那么大的话，那么对权利要求范围作与其记载同等的解释。”在仅允许通过说明书的记载来提取发明思想时，往往依据说明书中记载的应解决课题及解决手段加以确定。其中，发明中相比于现有技术来说具有开创性的内容，但说明书中没有记载的，不应被作为该发明的技术思想。举例来说，被告使用羟丙基甲基醚，专利权利要求为羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酯酸，且在说明书中记载了羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酯酸具有在肠内逐步释放的效果，经查阅，申请时的现有技术均未说明含有羟丙基的物质具有逐步释放的效果，如果此时结合现有技术认为本发明的技术思想在于相比于现有技术发现了含羟丙基的物质具有缓释

23、效果，那么被告产品因含有羟丙基物质而在发明思想之内；但是从说明书的记载来看，专利权人仅记载了羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酯酸具有在肠内逐步释放的效果，并未披露决定缓释效果的不是这一具体物质本身，而是羟丙基。在此情况下，依据仅限于说明书来提取发明技术思想的学说，则应认为未满足非本质部分要件，因为被控侵权技术方案不在说明书所记载的技术思想之内5。也就是说，无论与公知技术常识间的差异有多大，即使是重大发明，只要说明书中没有相应的记载，那么对其也仅在说明书记载的限度之内提供保护。这种提取发明技术思想的方法，可以促进专利权人在说明书中披露解决现有技术所面临课题的一般性原理，只要被控侵权技术方案属于该一般原理

24、范围之内，就满足非本质部分要件。与日本法规则相对照，解释一第7条明确规定了“全部构成要件规则”。在具体适用时，与日本“技术特征说”相类似，全部构成要件规则首先需要将权利要求书中的技 不同观点的整理参见高林龍均等論論点整理考察日本工業所有権法学会年報 38 号（2015年）58頁。同注释，田村善之文，102页。.92.(Monthly)No.6，2023Intellectual Property术方案进行分解，提取出各个技术特征。但是司法实践中，这一步骤的适用即可能造成较大的分歧，并直接影响等同侵权规则的适用。如在刘宗贵与台州市丰利莱塑胶有限公司侵害发明专利权纠纷案6中，法院指出：“正确判断相同

25、或等同侵权的前提是恰当划分技术特征。技术特征的划分应该结合发明的整体技术方案，考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元。如果划分技术特征时未恰当考虑该技术特征是否能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果，划分过细，则在侵权比对时容易因被诉侵权技术方案缺乏该技术特征而错误认定侵权不成立，不适当地限缩专利保护范围；划分过宽，则在侵权比对时容易忽略某个必要技术特征而错误认定侵权成立，不适当地扩大专利保护范围。”该案中，“套体”虽然是一个部件，但其功能和效果必须依赖于弹簧的配合才能实现，两者相互配合才能在整体技术方案中发挥作用。在涉案专利权利要求中，“套体

26、”本身无法实现相对独立的功能，不宜作为一个独立的技术特征对待7。在划分各个技术特征之后，是否还要进一步区分本质部分与非本质部分，且只有对非本质部分的置换才满足等同侵权的要求，实践中尚无定论。在司法实践中存在支持该做法的案例，如在淄博诺奥化工有限公司诉南京荣欣化工有限公司等侵害发明专利权纠纷案8中，法院就指出：对体现专利创造性的技术特征在进行侵权比对时更应当谨慎适用等同原则，因为，对体现专利创造性高度的技术特征适用等同原则，会不适当地扩大专利权的保护范围。又如在杭州永创智能设备股份有限公司与台州旭田包装机械有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案9中，法院也指出：“专利权保护范围和强度应与其创新和贡献

27、程度相协调，还应当考虑技术特征与专利发明点之间的关系在被诉侵权产品亦具备了涉案专利为克服主要技术缺陷所采用的技术特征的情形下，为保护涉案专利真正的创新点所在，被诉侵权产品具备说明书所记载的其他部分技术缺陷，并不妨碍依据等同原则作出认定。”再如在迈德乐（广州）糖果有限公司与深圳市阿麦斯糖果有限公司等专利侵权纠纷案#0中，法院就指出：“判断被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求技术特征是否构成相同或者等同特征，首先应当确定权利要求技术特征的含义，在此过程中应考虑涉案专利实 浙江省高级人民法院民事判决书（2018）浙民再388号。7 又如在张强与烟台市栖霞大易工贸有限公司等侵犯专利权纠纷案中，法院认为：

28、“涉案专利和被诉侵权产品的靶标数量虽然不同，但是由于涉案专利的每一个靶标在击打时单独发挥作用，因此不能将五个靶标作为一个技术特征来考虑，应当将其分解为头部靶标、腹部靶标和腰部靶标来考虑。被诉侵权产品包含了头部靶标和腹部靶标，其胯部靶标与涉案专利的腰部靶标在功能效果上是等同的，因此应当认定被诉侵权技术方案包含涉案专利五个靶标的相同或等同技术特征。”参见最高人民法院民事裁定书（2012）民申字第137号。8 山东省淄博市中级人民法院民事判决书（2011）淄民三初字第15号。9 浙江省高级人民法院民事判决书（2017）浙民终160号。#0 广东省高级人民法院民事判决书（2017）粤民终2296号。等

29、同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心.93.际解决的技术问题即发明点所在发明点使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性，是发明创造能够被授予专利权的基础和根本原因，因此在确定发明点技术特征的含义时，不应超出发明点精神所限，以免给予权利人超出其贡献的保护。与之相应，对于权利要求中的非发明点技术特征，在确定其含义时应当采用较为宽松的解释方法，通过说明书的整体内容理解权利人使用相关表述的真实意图。避免其含义被不当限缩从而导致发明创造不能获得保护，有违实质公平和专利法的立法本意。”在此基础上，法院确定该案中“简化糖果玩具的生产复杂性，而不降低其可玩性”是涉案专利的发明点所在，而涉案专利权利要求中

30、泡沫糖和果胶的成分并非其发明点所在。与上述实践相对照，也有案例强调不应区分发明点与非发明点。如在温州钱峰科技有限公司诉温州宁泰机械有限公司侵害发明专利权纠纷案#1中，法院指出：“在专利侵权比对中，不应区分发明点与非发明点。主要理由如下：一方面，在判定是否侵犯发明、实用新型专利时，适用全面覆盖原则，并没有区分发明点与非发明点。另一方面，一般而言，发明点是指，在涉案专利权利要求的全部技术特征中，体现该发明创造对现有技术作出贡献的技术特征。可见，所谓发明点与非发明点，是相对于最接近的现有技术而言的，最接近的现有技术不同，可能导致发明点的不同。发明点的相对性决定了在专利侵权比对中不宜区分发明点与非发明

31、点。”在司法解释规定了“全部构成要件规则”的同时，司法实践中也形成了“符合发明目的规则”作为等同侵权的限制。该规则最初出现在2009年发布的最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）第2条第2款中，即“专利权的保护范围应当符合专利的发明目的，不应当包括专利所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案”。不过该规定最终并未体现在之后所正式颁布的专利侵权相关司法解释之中。唯有一份司法政策性文件#2指出：“重视专利的发明目的对专利权保护范围的限定作用，不应把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入保护范围。对于创新程度高、研发投入大、对经济增长具有突破和带动

32、作用的首创发明，应给予相对较高的保护强度和较宽的等同保护范围；对于创新程度相对较低的改进发明，应适当限制其等同保护范围。”在既有案件中，法院已有以“符合发明目的规则”来限制等同侵权适用的实践#3。专利法实施细则第17条明确了提出申请时说明书中应当“写明发明或者实用#1 最高人民法院民事裁定书（2017）最高法民申2073号。#2 最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见（法发201118号）。#3 参见福建省伟志兴体育用品有限公司与泰山体育产业集团有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2012）民提字第4

33、号。.94.(Monthly)No.6，2023Intellectual Property新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果”等内容，因此可以通过说明书来提取发明的技术思想#4。在此意义上，“符合发明目的规则”在功能上类似于日本在解释非本质部分要件时的“技术思想同一说”。（二）假想权利要求与现有技术抗辩在专利权人主张等同侵权的范围内，与字面侵权方案相比，该可替换的技术方案并没有经过专利行政机关就专利要件的严格审查，其是否满足新颖性、创造性等专利实质授权条件并不明确。等同侵权的第四要件（假想权利要求）是指将被控侵权技术方案假想为提

34、交申请的权利要求，需要经过专利要件的审查。如果满足专利要件的要求，则满足等同侵权的第四要件。在日本法上，关于该要件的主要争议集中在举证责任方面。日本知识产权高等法院在“马沙骨化醇案”大合议判决中认为，等同原则第四要件的证明责任应当由被控侵权人承担。若如此，则此要件更接近现有技术抗辩，此种情况下更容易认定等同侵权成立，对权利人更加有利。而学说上认为，“假想权利要求”在作为等同侵权限制规则时，应由权利人承担证明责任，由其证明被控侵权技术相比于现有技术具备新颖性和创造性等专利要件#5。与此相对照，中国专利法第67条规定了现有技术抗辩，即在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的

35、，不构成侵犯专利权。该规定同样适用于等同侵权#6。作为侵权抗辩，应由被控侵权人承担证明责任，由其证明所实施的技术与现有技术是否相同或等同。由于我国不存在侵权诉讼中的专利权无效抗辩，现有技术抗辩在一定程度上存在扩大适用的倾向，即从法理上看，现有技术抗辩一般采取被控侵权方案与现有技术的二者对比法、只能引用单份现有技术、用于证明新颖性丧失，并采取“同一”与“极其近似”标#4 如在深圳厨之道环保高科有限公司与重庆市创新油烟净化设备有限公司专利权侵权纠纷案中，法院认为：“尽管涉案权利要求1限定辐条为圆形辐条，但本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条在高速旋转拦截时也能产生与涉案专利类似的效果。涉案专利的

36、说明书已经载明：本发明与圆形板状净化器相比，由于本发明辐条是圆形的，故其正面和侧面均为曲面，不存在圆形板状净化器的阻风等问题，故其净化率高。由此可见，涉案专利采用圆形辐条是为了解决板状辐条的风阻问题，本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条相对于板状辐条也能解决相同的技术问题，因此，不宜将其他类圆辐条排除在涉案专利的保护范围之外。”参见最高人民法院民事判决书（2016）最高法民再85号。#5 吉田広志制度補完均等論第5要件検討知的財産法政策学研究 56 巻（2020年）73頁。#6 同注释#2。代表性的案例如在湖南科力远新能源股份有限公司与爱蓝天高新技术材料（大连）有限公司等侵害发明专利权纠纷案

37、中，法院认为：“被控侵权技术方案中所采用的真空度参数则系本领域普通技术人员无需创造性劳动即可从现有技术中轻易得到的技术方案。因此不能轻易地以两者间可能存在简单联想来主张等同特征的适用。”参见江苏省高级人民法院民事判决书（2011）苏知民再终字第1号。等同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心.95.准。但是现实中，在比较对象上，如果依据解释一第14条第1款进行对比，即以属于专利权利要求范围内的被控侵权产品的构成要件与一份现有技术进行对比，将导致相比于依据专利法第67条的对比（即以被控侵权产品的所有构成要件与一份现有技术进行对比）更加有利于主张现有技术抗辩的一方#7。在现有技术范围上，存在使用多

38、份公知技术常识的组合以及一份现有技术与公知技术常识的组合来论证现有技术抗辩成立的学说和实践。在比较标准上，往往采用“等同”“无实质性差异”等标准，扩大了现有技术抗辩的适用。#8即使如此，与假想权利要求的理念不同，现有技术抗辩的范围仍是限定性的，特别是由被控侵权主体承担证明责任的情况，更限制了该规定的适用。（三）禁止反悔原则在日本法上，禁止反悔原则是在等同侵权五要件中的“意图限定例外”中予以考量的。对其性质的理解以“防止实体审查制度规避说”#9作为通说，即在权利成立的审查阶段，专利申请人限缩性解释其权利范围，而在侵权判断阶段则扩大性解释其权利范围，倘若不通过制度性手段纠正这一起因于审查主体分离的

39、矛盾现象，将会从根本上动摇专利制度赖以维持的审查主义原则。举例来说，权利要求中注明一种“酸”，在审查过程中审查员提出“固体酸”为现有技术，要求申请人修改权利要求，申请人主张本发明所指酸为液体酸，因此得到授权。在此种情况下，如果申请人认为审查员所指固体酸为现有技术有所不当，可以通过向行政机关提出复审请求乃至向法院提起行政诉讼等路径对抗审查机关的判断，但是其选择了限缩性解释权利要求从而迅速得到授权的手段。如果在侵权诉讼中允许权利人主张本专利中的“酸”包含“固体酸”，则审查阶段在权利范围中排除“固体酸”的审查主义宗旨完全没有在权利范围解释中体现，导致审查环节的审查意见通知书送达与申请人答辩等流程丧失

40、了存在意义。$0实践中存在争议的论点在于，对于适用禁止反悔原则的效果，应采取“完全排除说”还是“弹性排除说”。前者是指限缩性行为理应具有在适用效果上的完全性排除等同原则适用的作用，即只要是客观上做出了限缩性行为，均在效果上完全排除等同原则的适用；后者是指并不是所有限缩性行为都产生信赖利益，仅在专利权人利用该限缩性行为在审查过程与侵权过程“两头得利”的机会主义行为下，或者仅在限缩性行为实际上起到了规避实体审查制度的前提下，才排除等同原则的适用。一般认为，日本最高法院关于“马沙骨#7 张韬略、乔琳：我国专利侵权诉讼中的现有技术抗辩：司法实践十二周年回顾（下），载中国专利与商标2022年第2期，第7

41、3页。#8 全面的解释参见注释#7，第73-80页。#9 田村善之判断機関分化調整原理包袋禁反言法理知的財産法政策学研究創刊号（2004年）16頁。$0 吉田広志最近裁判例見禁反言研究：新版知的財産政策学研究創刊号（2004年）42頁。.96.(Monthly)No.6，2023Intellectual Property化醇案”判决的趣旨更加接近“弹性排除说”$1。与此相对照，在中国法上，禁止反悔原则最先规定在解释一第6条中，即“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人

42、民法院不予支持”。该规定似乎更加接近“完全排除说”的理念，但实践中法院并未完全采纳“完全排除说”$2。此后，解释二第13条对解释一中的规则进行了限定，即“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。根据该规定的文义，如果在专利授权确权程序中，审查部门明确指出专利权人“放弃技术方案”的行为不足以克服文件中原来存在的实质性缺陷，那么该“放弃行为”在专利侵权程序中就不应适用禁止反悔原则。至于其中的“是否被明确否定”，应该由专利权人承担证明责任。对于该规定，司法实践一般从反面予以理解

43、，即在专利授权或者无效宣告程序中，通过权利要求、说明书的修改或者意见陈述对权利要求进行了缩限性修改或陈述，该修改和陈述被采纳，并作为认定涉案专利是否符合授予专利权的条件的理由之一，无论是否对涉案专利授权确权起到决定性作用，都应视为放弃的技术方案$3。在细化等同侵权适用效果方面，北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）$4第62条更接近“弹性排除说”，即当专利权人在审查过程中的限缩性行为构成为克服与专利授权相关的实质性理由时，满足适用“禁止反悔原则”的要件；当专利权人在审查过程中的限缩性行为目的不明确时，推定其是为了克服与专利授权相关的实质性理由；但是如果专利权人能够证明该限缩性行为与专利

44、授权与否没有联系，且法院认为专利权人的这一证明构成不适用“禁止反悔原则”的充足理由，该推定可被推翻。其中为克服一切专利实体授权要件的所有限缩性修改包括：新颖性及创造性、说明书支持、明确性要件、实施可能性要件、必要技术特征要件。同时该指南也规定了“可预见排除规则”（第60条），即专利权人在修改时足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围的，予以排除等同侵权的适用。$1 田村善之均等論第 5 要件出願時同効材均等論適用Dedication 法理採否知的財産法政策学研究 52 巻（2018年）248頁。$2 如在浙江福瑞德化工有限公司与天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案中，法院指

45、出：“在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述放弃特定技术方案的情况下，不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征，导致权利要求的保护范围进一步限缩，就认定权利人完全放弃了与该技术特征等同的其他所有技术特征。”参见最高人民法院民事判决书（2018）最高法民再387号。$3 参见河南众森电力设备有限公司与濮阳市鸿宇压力容器有限公司侵害发明专利权纠纷案，最高人民法院民事判决书（2020）最高法知民终1245号。$4 对其的理解与适用，参见北京市高级人民法院知识产权审判庭编：北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）理解与适用，知识产权出版社2020年版，第259页。等同侵权限制规则的适用研究以中

46、日比较为中心.97.除了上述两个司法解释就禁止反悔原则的效果进行规定外，一系列司法裁判也深化了对“禁止反悔原则”的理解。最高人民法院在中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案$5中，首次明确提出了禁止反悔原则的法理基础是诚实信用原则，诚实信用原则在专利法中具体表现为：其一，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待；其二，防止专利权人在授权程序和侵权诉讼中的“两头得利”。这一理解具体回答了为何应由专利权人对其在审查与侵权诉讼过程中的矛盾主张承担禁止反悔责任。任何人都有变更自己行为的自由，如果通过诚实信用原则禁止专利权人与其先前行为相矛盾的言动，必须存在一定的附

47、加利益保护目的$6，而最高人民法院认为这一附加利益保护目的就是对第三人信赖利益的保护和对权利人“两头利得”的禁止$7。（四）捐献规则在“无限折动用滚珠花键轴承案”中，日本最高法院并没有提及所谓捐献规则。在“马沙骨化醇案”中，日本最高法院在一般意义上承认了该规则，即“申请人在申请时将可置换的技术方案写入说明书等的行为，如果在客观上或外观上给人一种申请人是在明确知悉该技术方案具有可置换性的情况下，还特意不写入权利要求书，就可以将该技术方案排除在等同侵权的范围之外”。对于该判旨的理解，首先，如果替代技术方案没有明确写入说明书中，则无适用之基础。其次，替代的可能性也要在说明书中明确记录，如描述为“弹性

48、体包括弹簧、橡胶、塑料树脂等”，则可以认为弹簧、橡胶和塑料树脂相互具有替代可能性。最后，在认识到替代可能性的基础上，还要求“特意”不写入，因此在不存在“特意”的情况下也无适用之余地。例如说明书上写着“弹性体包括弹簧、塑料树脂等”，而权利要求中只写着“弹簧”，在没有说明为何特意未写入其他弹性体的原因的情况下，也无法适用捐献规则$8。此外，“马沙骨化醇案”的特殊性在于专利权人并非在说明书中披露了权利要求中没有记载的技术方案，而是在申请人发表的学术论文中进行的披露。这就需要探讨对“说明书等”中“等”字的理解，其是否包含申请文件之外的内容，如申请人发表的学术论文。将说明书之外的学术论文等的披露也纳入捐

49、献规则的范围，可能会有损专利法促进技术公开的宗旨。中国法上，“捐献规则”明确规定于解释一第5条中，即“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入$5 最高人民法院民事判决书（2011）民提字第306号。$6 愛知靖之審査経過禁反言理論的根拠判断枠組（一）法学論叢 155 巻 6 号（2005年）17頁。$7 学说上也存在禁止“两头得利”的提法，参见尹新天：中国专利法详解，知识产权出版社2011年版，第620页。$8 吉田広志制度補完均等論第5要件検討知的財産法政策学研究 56 巻（2020年）62頁。.98.(Monthly)No.6，20

50、23Intellectual Property专利权保护范围的，人民法院不予支持”。在适用该规定时，有判旨在案例中强调权利要求的公示性，对于专利权人在申请专利时在权利要求中采用下位概念，而在侵权诉讼中又依据说明书对其进行扩张解释的做法，不予支持。在该案中，法院认为，涉案专利说明书记载了“在内圈、外圈或者内、外圈上设置定位件”，而权利要求仅限定了定位件安装于内圈的情形，并未要求保护定位件安装于外圈的情形，故应视为对“定位件安装于外圈的情形”的放弃$9。类似这样的适用方式是依据捐献规则限制等同侵权适用的主流。当然也有在具体解释捐献规则时，施加限制条件的案例。例如，对于解释一第5条规定的在权利要求中