等同侵权限制规则的适用研究——以中日比较为中心.pdf
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1、.86.等同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心张 鹏内容提要:我国等同侵权的判断规则主要是通过司法不断依个案之裁判而积累产生,并在要件构成上借鉴了不同国家的经验混合而成。这与日本法上等同侵权规则的发展路径十分类似。但日本自1998年确立等同侵权的五要件后,通过司法的渐进性发展与学说的整合性解释,基本在等同侵权的适用上形成了较为稳定的预期。与此相对照,我国自 20世纪90年代初期通过司法实践引入等同侵权的理念之后,尽管通过司法解释的制定在一定程度上形成了较为系统的判断标准,但仍缺乏对各个规则之间关系的体系化梳理,使得相关规则的适用难免缺乏稳定的预期。特别是实践中对等同侵权限制规定的不同看法业
2、已构成了中日两国间最为显著的区别。而这些等同侵权限制规则适用上的差异背后又潜藏着中日两国对等同侵权法理基础的不同理解。鉴于此,本文尝试在参照日本相关实践经验的基础上,基于三个类别将等同侵权的限制规则予以体系化,即与公开换取保护相关的限制规则、与专利制度特殊体制相关的限制规则以及与专利权人之意思相关的限制规则,并结合等同侵权制度的法理基础思考我国等同侵权限制规则的发展方向,以期实现规则的重构。关 键 词:等同侵权的限制规则 全部构成要件规则 捐献规则 已知替换性 禁止反悔规则 特意排除规则 假想权利要求一、问题的提出等同侵权理论被誉为专利法体系中的一颗明珠,始终处于该体系的核心地位。中日作者简介
3、:张鹏,中国社会科学院法学研究所助理研究员,中国社会科学院知识产权中心研究员 参见闫文军:专利权的保护范围(第2版),法律出版社2018年版,序言。等同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心.87.两国为摘取这颗明珠所做的探索不胜枚举。那么在既有研究的基础上,本文选取等同侵权限制规则这一命题进行中日比较研究的意义又何在呢?本文有必要说明。首先需要说明的是,本文所谓等同侵权限制规则之用语并未明确见诸中国相关司法解释,司法实践曾提及哪些具体的规则构成等同侵权的限制。学说常区分等同侵权的积极要件与消极要件,认定标准与妨碍认定的情形,以及要件与限制进行探讨,这几乎成为研究等同侵权所采取的固定学理框架。
4、与此相对照,日本学说及实践则均是在等同侵权构成五要件的基础上进行讨论,并不明确区分所谓的要件与限制,唯在探讨举证责任的划分时,区分二者有一定的实际意义。基于此,本文仅在整理中国学说和实践一般公认为属于限制等同侵权适用的规则时,使用“限制”这一代称,并将其与日本法上功能类似的对应要件进行比较。本文认为,中日两国在等同侵权限制规则的设置上,以下三个方面值得格外关注,即司法之确立、混合之继受以及显著之区别。(一)司法之确立以司法确立角度观之,日本法上等同侵权判定的一般规则是通过1998年日本最高法院裁判的“无限折动用滚珠花键轴承案”确立的,此后日本理论与实务均沿着该案确立的五要件方向予以讨论。五要件
5、具体包括:非本质部分(置换部分不是发明的本质部分);置换可能性(置换后可以实现相同的目的,产生相同的效果);置换容易性(该置换对于本领域普通技术人员来说在侵权产品制造时是容易想到的);假想权利要求(被控侵权产品 中国比较有代表性的研究,参见闫文军:专利权的保护范围(第2版),法律出版社2018年版;陈文煊:专利权的边界,知识产权出版社2014年版。日本比较有代表性的研究,参见田村善之均等論本質的部分要件意義均等論真発明救済制度?田村善之特許法理論(有斐閣,2009年);愛知靖之特許権行使制限法理(商事法務,2015年);大友信秀特許解釈均等論位置及役割法学協会雑誌 126 巻6、8、9、10号
6、(2009年)。如在中外制药株式会社与温州海鹤药业有限公司确认是否落入专利权保护范围纠纷案中,法院就明确指出:“捐献规则和禁止反悔规则都可以构成适用等同原则的限制,其目的都是在公平保护专利权人的利益和维护社会公众利益之间实现合理的平衡。如果符合限制适用等同原则的条件,通常无需再判断两特征是否构成手段、功能、效果基本相同以及本领域技术人员是否无需创造性劳动即能联想到。”参见最高人民法院民事判决书(2022)最高法知民终905号。杨志敏:专利权保护范围研究,四川大学出版社2013年版,第417页。同样的区分也参见大友信秀特許解釈均等論位置及役割(四)法学協会雑誌 126 巻10号(2009年)28
7、頁。同注释,第487页。直接使用“限制”用语的,参见张广良:论我国专利等同侵权原则的适用及限制,载知识产权2009年 第5期,第28页;美J.M.穆勒:专利法(第3版),沈超等译,知识产权出版社2013年版,第337页。根据日本知识产权高等法院关于“马沙骨化醇案”的大合议判决知的財産高等裁判所2016年3月25日判決,2015()10014号所述,日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承案”(最高裁判所1998年2月4日判決,最高裁判所民事判例集52巻1号113頁)中明确的等同侵权五构成要件中,第一、二、三要件由权利人承担证明责任,第四、五要件由被控侵权人承担证明责任。这样,第四、五要件则构成等
8、同侵权的限制规则。当然,举证责任的分配并不是必然的。如在第四要件的理解上,如果将其理解为现有技术抗辩,应由被控侵权人承担举证责任;但是如果将其理解为假想权利要求,则应由专利权人承担举证责任。在后者的情况下,就很难仅从举证责任角度证明该要件构成等同侵权的限制。.88.(Monthly)No.6,2023Intellectual Property与根据专利申请时的现有技术而推导出来的技术并不相同);以及意图限定例外(没有特殊事由,如在专利申请过程中将被控侵权技术从专利权利要求中有意排除等)。在该案后,日本最高法院关于等同侵权判定的第二个判例,即2017年“马沙骨化醇案”,深化和发展了对等同侵权判定
9、第五要件“意图限定例外”的解释。同样,中国的等同侵权判断规则也主要发端于司法实践,并随着实践经验的积累逐渐上升为司法解释中较为明确和固定的规则。根据一系列司法解释与司法案例,中国法上的等同侵权判断规则呈现为适用要件与适用限制两类。其中,适用要件规定在最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(以下简称若干规定)!0第13条 第2款中,即“等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。适用限制主要包括:最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解
10、释!1(以下简称解释一)第7条中的全部构成要件规则、第5条中的捐献规则、第6条中的禁止反悔规则;最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)!2(以下简称解释二)第13条中的禁止反悔规则、第12条和第17条中的特意排除规则;以及专利法第67条中的现有技术抗辩规则。除上述专利法及专利相关司法解释的规定外,在学理及司法案例中还确立了可预见规则、符合发明目的规则。(二)混合之继受当然,等同侵权的判断规则并不是由一国通过立法确立,而是通过司法裁判不断依个案之情势积累形成,这一特点并非中日两国独有,世界各国实践几乎都是如此。在司法确立的基础上,中日两国等同侵权的相关规则均体现出混合
11、继受的特点。日本最高法院在裁判“无限折动用滚珠花键轴承案”确立等同侵权五要件时,受到担 最高裁判所2017年3月24日判決,最高裁判所民事判例集71巻3号359頁。值得注意的是,除了司法解释和实践形成的规则外,国家知识产权局印发的专利侵权纠纷行政裁决办案指南(国知发保字201957号)中也分别规定了“等同侵权的判定”与“等同原则的限制”。其中,等同原则的限制包含禁止反悔原则和捐献原则;同时,该指南也认可全部构成要件规则和现有技术抗辩。该行政规范性文件在专利行政机关所进行的专利侵权纠纷行政裁决过程中具有指导意义。在我国台湾地区,等同侵权规则是通过知识产权行政机关颁布的专利侵权判断要点确立的,尽管
12、该要点对法院的司法裁判并无拘束力,但相关规则在理论和实践上仍具有很大的影响。2001年公布并施行,根据2020年最高人民法院关于修改最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)等十八件知识产权类司法解释的决定(法释202019号)第三次修正。2009年公布,自2010年1月1日起施行(法释200921号)。2016年公布并施行,根据2020年最高人民法院关于修改最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)等十八件知识产权类司法解释的决定(法释202019号)修正。等同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心.89.任该案调查官的三村量一先生自身的德国法
13、学养的影响!3。一般认为,第一要件(非本质部分)受到了德国法的影响,而第二要件(置换可能性)和第三要件(置换容易性)则受到了美国法的影响,是典型的混合继受了美德两国的经验!4。与此相对照,我们可以观察到中国法上的等同侵权规则也受到美国和欧洲的影响!5。司法解释的制定者也坦言是在借鉴国外立法例的基础上,对我国等同原则的适用及其限制规则予以明确!6。学者的研究也指出:“我国等同原则的要件,借鉴了其他国家的做法,但并非完全照搬某一个国家,而是借鉴了不同国家经验的混合物。”!7比较法来源的混合继受,在混合的过程中往往脱离原被继受国家的语境按照本国的情况予以改造适用,可能会导致形成的规则掺杂相互重复的成
14、分,因此需要从制度目的出发,功能性地厘清每一个具体规则的作用,防止叠床架屋或相互矛盾的现象发生。在这方面,日本自1998年确立等同侵权的五要件后,通过司法实践的渐进性发展和学说上的整合性解释,基本在等同侵权的适用上形成了较为稳定的预期,实现了充分的规则供给。与此相对照,我国自20世纪90年代初期通过司法实践引入等同侵权的理念之后,尽管通过司法解释的制定在一定程度上形成了较为系统的判断标准,但仍缺乏对各个规则之间关系的体系化梳理,使得相关规则的适用缺乏稳定的预期。(三)显著之区别在等同侵权规则的实际适用上,近期中日两国出现了显著性之区别,具体体现如下。在日本,司法实践中出现了等同侵权适用的复兴现
15、象!8。即“无限折动用滚珠花键轴承案”所确定的五要件中,第一要件(非本质部分)一直以来被过于重视,对此近期的司法实践主张应将第二要件(置换可能性)和第三要件(置换容易性)作为等同侵权适用的主战场,使得等同侵权的适用更加活跃。同时,“马沙骨化醇案”明确,对申请时已知的可替换技术方案原则上不作为第五要件中的“意图限定”处理,进一步使得等同侵权的适 三村量一判解最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度 上(法曹会,2001年)。大友信秀特許解釈均等論位置及役割(四)法学協会雑誌 126 巻10号(2009年)26頁。尹新天:中国专利法详解,知识产权出版社2011年版,第608页。孔祥俊、王永昌、李剑
16、:关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释的理解与适用,载人民司法应用2010年第3期,第27页。闫文军、邢瑞淼:专利等同认定要件的比较分析以名存实亡的“容易联想”要件为对象,载知识产权2019年第6期,第49页。塚原朋一知財高裁均等侵害論知財管理 61 巻12号(2011年)。.90.(Monthly)No.6,2023Intellectual Property用有利于权利保护范围的周延。与此相对照,中国则通过司法政策性文件!9及司法实践,逐渐严格把握等同侵权的认定,同时不断发展等同侵权的限制规则。从结果看,对限制规则的不同看法已经成为中日两国间关于等同侵权判断最为显著的区别。具体规
17、则适用的差异蕴含着对等同侵权法理基础的不同理解,通过比较研究,可以凸显哪些规则的适用上存在显著的差异,及其背后更深层次的理念差异。这有利于为中国法上等同侵权规则的发展提供借鉴。鉴于此,本文尝试在参照日本相关制度经验的基础上,思考我国等同侵权限制规则的发展方向,以期实现制度的重构。二、等同侵权的限制规则适用之中日比较(一)非本质部分要件与全部构成要件规则日本法上,等同侵权第一要件(非本质部分)在限制等同侵权适用中起到了非常重要的作用。据实证研究显示,在所有否定适用等同侵权的理由中,依据第一要件的占到了五成以上0。在解释何谓非本质部分要件方面,存在“技术特征说”与“技术思想同一说”的区分1。“技术
18、特征说”是指先将权利要求分解为各个技术特征,并在此基础上区分各个技术特征中的本质部分与非本质部分。如果被控侵权技术方案是对非本质部分进行的替换,则满足第一要件的要求。而“技术思想同一说”是以被控侵权技术方案是否在发明的技术思想范围内为判断标准。如果被控侵权技术方案在该范围内,就满足非本质部分要件。两种学说于实践中的区别直接呈现在“中空高尔夫杆头案”中。该案一审判决2以非本质部分要件不充足为由否定构成等同侵权,判旨指出:“本案发明中,通过缝合材料将金属制的外壳部件和纤维强化塑料制的外壳部件结合是解决课题的特征性构成,这样的缝合材料应该说是本案发明的本质部分。被告产品不同的部分缝合材料是本案发明的
19、本质部分,因此不能将不具备本案发明缝合材料的被告产品理解为与本案发明等同。”该案二审判决3中,判旨就各要件的适用顺序作出论述,即在第二要件和第三要件通过后再判断是否满足第一要件,而在第二要件置换可能性判断时往往就证明了被控侵权产品与 例如,最高人民法院印发的关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见(法发200923号)指出,要“严格等同侵权的适用条件,探索完善等同侵权的适用规则,防止不适当地扩张保护范围”;最高人民法院印发的关于充分发挥审判职能作用为深化科技体制改革和加快国家创新体系建设提供司法保障的意见(法发201215号)亦指出,要“适度从严把握等同侵权的适用条件,避免不适当地
20、扩张专利权保护范围,防止压缩创新空间和损害公共利益,促进集成创新、引进消化吸收再创新能力大幅增强”。飯田圭均等論関裁判例動向課題日本工業所有権法学会年報 38 号(2015年)77-78頁。田村善之知財理論(有斐閣,2019年)218頁。東京地方裁判所2008年12月9日判決,2007()28614号。知的財産高等裁判所2009年6月29日判決,2009()10006号。等同侵权限制规则的适用研究以中日比较为中心.91.专利发明具有共通的技术解决原理,因此也可以满足第一要件的要求。那么,在通说采取“技术思想同一说”的情况下,应该如何提取发明的技术思想范围呢?这在理论上存在过争议,即到底是综合考
21、虑申请时的公知技术常识等结合权利要求及说明书的记载来提取技术思想,还是仅限定通过说明书的记载来提取技术思想4。日本知识产权高等法院在“马沙骨化醇案”大合议判决中指出:“本质部分是以权利要求书和说明书为基础,在理解发明需要解决的课题、解决方案及其效果后,在权利要求中判断哪些是构成现有技术中无法识别出的独特技术思想的特征部分。换言之,考虑到发明的实质部分记载于权利要求书和说明书,发明的实质价值是根据与现有技术相比较对该技术领域的贡献程度来确定的,特别是应当通过与说明书中记载的现有技术的比较来认定:(1)如果发明的贡献程度被评价为与现有技术相比较更大的话,那么权利要求范围中的一部分内容可以上位概念化
22、;(2)如果发明的贡献程度被评价为与现有技术相比没有那么大的话,那么对权利要求范围作与其记载同等的解释。”在仅允许通过说明书的记载来提取发明思想时,往往依据说明书中记载的应解决课题及解决手段加以确定。其中,发明中相比于现有技术来说具有开创性的内容,但说明书中没有记载的,不应被作为该发明的技术思想。举例来说,被告使用羟丙基甲基醚,专利权利要求为羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酯酸,且在说明书中记载了羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酯酸具有在肠内逐步释放的效果,经查阅,申请时的现有技术均未说明含有羟丙基的物质具有逐步释放的效果,如果此时结合现有技术认为本发明的技术思想在于相比于现有技术发现了含羟丙基的物质具有缓释
23、效果,那么被告产品因含有羟丙基物质而在发明思想之内;但是从说明书的记载来看,专利权人仅记载了羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酯酸具有在肠内逐步释放的效果,并未披露决定缓释效果的不是这一具体物质本身,而是羟丙基。在此情况下,依据仅限于说明书来提取发明技术思想的学说,则应认为未满足非本质部分要件,因为被控侵权技术方案不在说明书所记载的技术思想之内5。也就是说,无论与公知技术常识间的差异有多大,即使是重大发明,只要说明书中没有相应的记载,那么对其也仅在说明书记载的限度之内提供保护。这种提取发明技术思想的方法,可以促进专利权人在说明书中披露解决现有技术所面临课题的一般性原理,只要被控侵权技术方案属于该一般原理
24、范围之内,就满足非本质部分要件。与日本法规则相对照,解释一第7条明确规定了“全部构成要件规则”。在具体适用时,与日本“技术特征说”相类似,全部构成要件规则首先需要将权利要求书中的技 不同观点的整理参见高林龍均等論論点整理考察日本工業所有権法学会年報 38 号(2015年)58頁。同注释,田村善之文,102页。.92.(Monthly)No.6,2023Intellectual Property术方案进行分解,提取出各个技术特征。但是司法实践中,这一步骤的适用即可能造成较大的分歧,并直接影响等同侵权规则的适用。如在刘宗贵与台州市丰利莱塑胶有限公司侵害发明专利权纠纷案6中,法院指出:“正确判断相同
25、或等同侵权的前提是恰当划分技术特征。技术特征的划分应该结合发明的整体技术方案,考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元。如果划分技术特征时未恰当考虑该技术特征是否能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果,划分过细,则在侵权比对时容易因被诉侵权技术方案缺乏该技术特征而错误认定侵权不成立,不适当地限缩专利保护范围;划分过宽,则在侵权比对时容易忽略某个必要技术特征而错误认定侵权成立,不适当地扩大专利保护范围。”该案中,“套体”虽然是一个部件,但其功能和效果必须依赖于弹簧的配合才能实现,两者相互配合才能在整体技术方案中发挥作用。在涉案专利权利要求中,“套体
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